Türk hukukunda markalarla ilgili temel düzenleme olan 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (bundan sonra “SMK” olarak adlandırılacaktır) tescilli markanın kullanılmasına ilişkin Avrupa Birliği (AB) Direktif ve Tüzüklerini de dikkate alan önemli düzenlemeler içermektedir¹.
Türk hukukunda, ABD hukukunun aksine, bir markanın tescili aşamasında başvuru sahibinin markayı kullanıp kullanmadığına veya gelecekte kullanma niyeti olup olmadığına dair bir inceleme yapılmamaktadır.
Bu yazımızda genel olarak markayı kullanma yükümlülüğünün Türk hukukundaki düzenleniş amacı ve şartları hakkında bilgiler vereceğiz.
A- AMACI
Marka sahibi, markasını tescil edildiği şekilde kullanmak zorundadır. Markanın kullanılması, bir işletmenin mal ve hizmetlerini diğer işletmelerin aynı veya benzer mal ve hizmetlerinden ayırt edilebilmesi için ticaret alanına sunulmasıdır².
Markanın tescili aşamasında markanın kullanılıp kullanmadığına veya gelecekte kullanma niyeti olup olmadığına dair bir inceleme yapılmadığından marka hakkı sahibi fiilen kullanmayacağı sınırsız sayıda işareti farklı sınıflarda marka olarak tescil ettirebilme imkânına sahiptir. Fiilen kullanıma ilişkin hiçbir sınırlama getirilmemesi halinde, markanın etkin şekilde kullanmayı hedefleyen başkaları tarafından kullanılması imkânsız hale gelecektir. Bu bakımdan tescilden sonra markanın kullanılıp kullanılmadığının denetlenmesi önem arz etmektedir³. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun bir kararında tescil işleminin marka sahibine sağladığı koruma ve mutlak inhisari hakkın, markanın işlevini yerine getirecek şekilde kullanılması şartına bağlandığı, kullanma zorunluluğunun amacının bu tekel hakkının, markalar sicilini kullanılmayan, gözlerden uzak, bir köşeye atılmış ve kimselerin dokunamadığı markalar deposuna dönüştürmesini engellemek olduğu açıkça belirtilmiştir⁴.
B-ŞARTLARI
1-Kullanım Ciddi Olmalıdır
SMK md. 9/1 hükmünde markanın kullanımının ciddi kullanım olması gerektiği düzenlenmiştir. Buna göre, tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir sebep olmadan tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından marka sahibi tarafından Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmayan ya da kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilen markanın iptaline karar verilir. Ciddi kullanımın her somut olayda ayrı değerlendirilmesi gerekmektedir.
Markanın ciddi biçimde kullanılması öncelikle markanın mal veya ambalajın üzerine konulmasını ifade etmektedir ve teşebbüsün iş evrakı ya da reklamlarında kullanılması yeterli sayılmalıdır⁵.
Bu kapsamda, markanın türü de nazara alınmalıdır. Bilhassa, ferdi, ortak marka veya garanti markasının işlevleri birbirinden farklı olacağından marka kullanımının ölçütleri de farklı olacaktır.
Garanti markalarında, marka sahibinin markayı bizzat kullanması mümkün olmadığından, burada kullanım yükümlülüğü, teknik yönetmeliğin şartlarını taşıyan marka sahiplerine kullandırma gerekliliği olarak anlaşılmalıdır. Ortak markalarda ise birden çok işletme aynı marka üzerinde eşit hak sahibi olarak markayı kullandığından, işletmelerden biri tarafından markanın kullanılması ile kullanma yükümlülüğü gerçekleşmiş olur. Ortak markanın tescil kapsamındaki hiçbir işletme tarafından kullanılmaması halinde ise, üçüncü kişilerce kullanmama nedeniyle iptal davası açılması mümkün olacaktır⁶.
İlgili markanın kullanımının, tescilli olduğu mal veya hizmet sektöründe pazar payı yaratıp yaratmadığı veya pazar payını koruyup korumadığı da dikkate alınmalıdır. Burada yeterli kullanım miktarının ne olduğu değerlendirilirken mal veya hizmetin niteliği önem taşıyacaktır⁷.
2-Kullanım Türkiye’de Gerçekleşmelidir
SMK 9/1 m. gereğince markanın kullanımı Türkiye’de gerçekleşmelidir. Bu bakımdan yurt dışında bir kullanım için lisans verilmesi Türkiye’de bir kullanım sayılmayacaktır. Türk pazarına hiç sürülmeden ihraç edilen mallar veya ambalajları üzerine marka konulması da markanın Türkiye’de kullanıldığını gösterir⁸. Marka tescilinin ülkesel olması sebebiyle kullanımın da yurt içinde olması gerekliliği uygun görülmüştür. Yargıtay, bir içtihadında kullanımın tüm Türkiye’yi kapsaması gerekmediği gibi, yurt dışındaki bir platform kullanılarak internet üzerinden yapılan TV yayınlarının Türkiye’den izlenebilmesi durumunda, marka kullanımının yurt içinde gerçekleştiğini kabul etmiştir⁹.
3-Marka Sahibi Tarafından veya Verilen İzinle Üçüncü Kişi Tarafından Kullanılmalıdır
Markanın kullanılması zorunluluğunun yerine getirilmesi için mutlaka markanın sahibi tarafından kullanılması gerekli değildir; SMK md. 9/3 hükmü ile marka sahibinin izniyle üçüncü bir kişinin kullanması da markanın kullanımı olarak kabul edilecektir. Lakin, markayı kullanan üçüncü kişinin markayı ciddi bir pazar payı oluşturacak biçimde kullanması ve kullanma izninin marka kullanımına başlamadan önce almış olması gerekir¹⁰ . Üçüncü kişi marka hakkını marka sahibinden lisans, tek satıcılık sözleşmesi¹¹ ya da sınırlı bir hakka dayanarak kullanabilecektir¹².
4-Tescil Edildiği Mal ve Hizmetlerde Kullanılmalıdır
SMKmd. 9/1 gereği, marka, tescil edildiği her bir sınıf ve alt sınıftaki mal veya hizmet için kullanılmak zorundadır. Şayet kullanım, tescil kapsamındaki sadece bir kısım mal ve hizmetler için söz konusu ise kullanılmayan mal veya hizmetler bakımından marka sahibi kullanma zorunluluğuna uymamaya öngörülen yasal yaptırımlarla karşı karşıya kalabilecektir.
Markanın tescilli olduğu mal ve hizmetlerin reklam ve tanıtımlarında kullanılması, markanın kullanılması olarak kabul edilmektedir¹³. Buna karşılık işaretin işletme adında, ticaret unvanında veya markaya konu mal veya hizmetlerle ilişkilendirilmemek kaydıyla sırf internet alan adında kullanılması marka kullanımı sayılmamaktadır¹⁴.
C-KULLANMA SAYILAN DURUMLAR
Markanın esas itibarıyla tescil edildiği şekilde kullanılması gerekmektedir. Öte yandan, markanın ayırt edici karakterini değiştirmeden farklı unsurlarla kullanılması da yeterli sayılmaktadır. Zira, buradaki amaç tescilli işaret üzerinde markanın esas unsurlarına zarar vermeden ticari hayatın dinamikleri ile bağdaşır, özellikle markanın modernize edilmesi gibi ihtiyaçlar sonucu işarette değişiklikler yapılsa da kullanımın var olduğunu vurgulamaktır. Bu kapsamda, SMK md.9’a göre aşağıda belirtilen haller markanın kullanılması olarak kabul edilmektedir;
Ayırt edici karakteri değiştirilmeden farklı unsurlarla kullanılması
Sadece ihracat amacıyla mal veya ambalajlarında kullanılması
Markanın birtakım eklerle birlikte kullanılması, markanın tescilde yer aldığından daha faklı ebatta veya renkte kullanılması, önemsiz işaret, sözcük vs. eklemek veya eksiltmek suretiyle kullanılması bu kapsamda sayılacaktır¹⁵.
Markanın sadece ihracat amacıyla ürün veya ambalajında kullanılması da markayı kullanma olarak sayılmıştır. Markayı taşıyan malın ithalatı, markayı kullanma sayılan durumlar içerisinde yer almamaktadır.
Markayla ilgili çevrelerin, kullanılan yeni şekli tescilli markanın aynısı olarak algılayıp algılamadıklarına göre değerlendirmek gerekir. Bu bağlamda, markayı oluşturan sözcükler arasında yer alan tire işaretinin çıkarılarak kullanılmasının ya da küçük harflerle tescil edilen markanın sonradan büyük harflerle yazılmasının markanın ayırt edici karakterini değiştirmeyeceği ileri sürülebilir¹⁶.
Markanın kullanıldığının ispat yükü marka sahibine aittir¹⁷. Kullanımın ispatı amacıyla, Kılavuz’a göre fatura, katalog, fiyat listesi ve ürün kodları, ürün, ambalaj ve tabela örnekleri, reklam, tanıtım, promosyon, pazar araştırması, kamuoyu yoklaması kullanılabilir¹⁸.
D-HOŞGÖRÜ SÜRESİ İÇERİSİNDE KULLANIMA BAŞLANMIŞ VEYA BU SÜRE ZARFINDA UZUN BİR ARALIK VERİLMEMİŞ OLMALIDIR
Marka sahibine markasını kullanmaya başlaması için tescilden itibaren beş yıllık bir hoşgörü süresi tanınmıştır. Tescilden sonraki beş yıllık hazırlık sürecinde markanın kullanılmaması nedeniyle iptali istenemeyecektir. Marka sahibinden bu süre içerisinde markasını kullandığını ispat etmesi istenemez. Bu hoşgörü süresinin asıl sebebi, marka sahibine markayı taşıyacak mal veya hizmetin pazara arzı için gerekli olan hazırlık süresi tanımaktır¹⁹.
Marka sahibi bu hoşgörü süresi içerisinde kullanıma başlamasa dahi aynı veya benzerlik sebebiyle karıştırılma ihtimali yaratan yeni tescil taleplerini engelleyebilecektir²⁰.
Bununla birlikte, markanın kullanımına beş yıldan uzun süre ara verilmemelidir. Aksi halde, markanın iptali gündeme gelecek ve ayrıca bu durum marka sahibinin tescilden doğan haklarını kullanmasına da engel oluşturacaktır. Üstelik, SMK md. 26/4 gereğince, iptal talebinde bulunulacağı düşünülerek iptal davası veya ispat talebi tarihinden önceki üç ay içinde gerçekleşen kullanımlar kullanım süresinin hesabında dikkate alınmayacaktır.
E-KULLANMAMANIN HAKLI BİR SEBEBE DAYANMASI
Haklı bir sebebin bulunması halinde markayı kullanma zorunluluğu bulunmamaktadır. SMK md. 9/1 hükmünde sadece haklı sebep ibaresi yer almış olup; hangi hususların haklı sebep sayılacağı düzenlenmemiştir. Böylece, kanun koyucu haklı bir sebebin var olup olmadığının her somut olayda ayrı ayrı değerlendirilmesini amaçlamıştır.
SMK md.19/2 uyarınca marka sahibinin markasını kullanmaması haklı sebeplere dayanmalıdır. Anılan maddede geçen haklı sebep kavramı, marka sahibinin kusurlu davranışından kaynaklanmayan ve kendi iradesi dışında meydana gelen sebeplerden ötürü söz konusu süre boyunca markanın kullanılmasını imkansız kılan fiili veya hukuki her türlü engeli ifade etmektedir. Haklı sebep kavramından sadece mücbir sebep halleri anlaşılmamalıdır. Önemli olan nokta, engelin ciddi olması ve marka sahibinin iradesi, kontrolü ve etki alanı dışındaki nedenlerden kaynaklanmasıdır. Misal olarak, savaş, ekonomik krizler, doğal afetler, gümrük mevzuatındaki değişiklikler, ithalat kısıtlamaları ve ambargolar örnek gösterilebilir²¹.
Kural olarak, marka sahibinin iflası da haklı neden olarak kabul edilmemelidir. Zira, genel ekonomik kriz nedeniyle iflas veya marka sahibinin üretim tesisinin istimlak edilmesi gibi marka sahibinin gerekli tüm özeni göstermesine rağmen engelleyemeyeceği durumlardan kaynaklanan istisnalar hariç, iflas aşamasında markanın ürün kirasına verilmesi veya lisans sözleşmesine konu olabilmesi ve benzeri yöntemlerle kullanımı mümkün olduğundan bu durum haklı sebep olarak kabul edilmemektedir²². Bununla beraber, marka sahibinin mali durumunun bozulması sebebiyle üretim yapamaması, lisans verilmesiyle ilgili görüşmelerin uzaması gibi nedenler haklı sebep oluşturmamaktadır²³.
Türkiye’nin üyesi olduğu önemli uluslararası anlaşmalardan biri olan TRIPS²⁴ md.19/1’de haklı sebep konusunda örnek kabilinden ölçütler düzenlenmiştir. Anılan hükümde tescile konu mal veya hizmetlere yönelik ithalat kısıtlamalarından veya devlet tarafından uygulanan başka sebeplerden dolayı markanın kullanılmasına engel oluşturan ve marka sahibinin iradesi dışında gerçekleşen koşulların markanın kullanılmaması için geçerli nedenler olarak kabul edileceği açıkça hükme bağlanmıştır. Buna göre; savaş, ekonomik kriz, doğal felaketler, hammadde temininde yaşanan sıkıntılar, idari işlemlerden kaynaklanan kısıtlamalar ve gecikmeler bu kapsamda değerlendirilebilir.
F-KULLANMAMANIN HUKUKİ SONUÇLARI
1-Kullanılmayan Markaların İptali
Markanın iptali, markanın tescili sırasında mevcut olmayan bazı durumların marka sahibinin davranışları nedeniyle sonradan ortaya çıkması halinde gündeme gelmektedir²⁵. Markasını kullanmayan marka sahibi kendiliğinden marka hakkını kaybetmemektedir. Bununla birlikte, marka hakkını ileri sürmesi önemli ölçüde sınırlanmakta ve aynı zamanda iptal tehdidi altındadır²⁶. SMK’nın 9. maddesinde markanın kullanılma zorunluluğunu düzenlemiş ve haklı bir sebebe dayanmaksızın markanın beş yıl aralıksız Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmaması halinde iptal edileceğini düzenlemiştir. Bu minvalde markayı kullanmamanın en ağır yaptırımının markanın iptali olduğu görülmektedir.
İptali talebi ilgili kişilerce Türk Patent ve Marka Kurumu’na (TPMK) yapılır. Bu talep Kurum tarafından iptali istenen marka sahibine bildirilir; tebliğden itibaren bir ay içerisinde yanıt ve deliller Kuruma sunulur. İstek halinde marka sahibine Kurumca ek bir aylıksüre verilir. Kurum gerekli görürsetaraflardan ek belge ve bilgi talep edebilir. Kurum toplanan delillerle dosya üzerinde kararını verir ve verilen karara karşı yargı yolu açıktır. Markanın sadece belirli mal veya hizmetler yönünden kısmen iptaline karar verilebilir. Markanın iptali kararı hükümsüzlük kararı gibi geriye etkili olmayıp iptal talebinin kuruma sunulduğu tarih itibarıyla hüküm doğurur²⁷.
Ancak SMK md. 27/2 hükmünde, iptal sebebinin talep tarihinden daha önce doğmuş olması halinde talep üzerine iptal kararının bu tarihten itibaren etkili olacağına karar verilebilir. Bu durumdan karardan önce markaya tecavüz davalarındaki kesinleşmiş ve uygulanmış kararlar ile yine karardan önce kurulmuş ve uygulanmış sözleşmeler etkilenmeyecektir²⁸.
2-Kullanım İspatı Def’i
SMK md.19/2 mucibince nispi ret nedenleri kapsamında yapılan itirazlarda, itiraz gerekçesi markanın itiraza konu başvurunun başvuru veya rüçhan tarihinde Türkiye’de en az beş yıldır tescilli olması şartıyla, başvuru sahibinin talebi üzerine, itiraz sahibinden, itiraza konu başvurunun başvuru veya rüçhan tarihinden önceki beş yıllık süre içinde itiraz gerekçesi markasını itirazına dayanak gösterdiği mal veya hizmetler bakımından Türkiye’de ciddi biçimde kullanmakta olduğuna ya da kullanmamaya dair haklı sebepleri olduğuna ilişkin delil sunması talep edilebilir. İtiraz sahibi tarafından bu hususların ispatlanamaması durumunda itiraz reddedilir. İtiraz gerekçesi markanın, tescil kapsamındaki mal veya hizmetlerin sadece bir kısmı için kullanıldığının ispatlanması hâlinde itiraz, sadece kullanımı ispatlanan mal veya hizmetler esas alınarak incelenir.
Hesaplanacak beş yıllık sürenin başlangıcı itiraza konu başvurunun başvuru veya rüçhan tarihidir. Kullanımın, tescil kapsamındaki mal veya hizmetlerin sadece bir kısmı için ispatlanması halinde, ispatlanan mal ve hizmetler yönünden itirazın incelenmesi aşamasına geçilecek, ispatlanamayan mal ve hizmetler yönünden ise itiraz reddedilecektir²⁹.
3-Hükümsüzlük Davalarında Kullanmama Def’i
SMK md. 25/7 hükmünde markanın kullanılmaması savunmasının hükümsüzlük davasında def’i olarak ileri sürülebileceği düzenlenmiştir. İlgili hükme göre kullanılmayan bir markanın sahibinin aynı veya benzer sonraki tesciller için nispi ret nedenlerine dayanarak açtığı hükümsüzlük davalarında davalı taraf, davacının markasını beş yıl boyunca kullanmadığı def’ini ileri sürebilir. Bu durumda davacı, dava tarihinden geriye doğru 5 yıl içinde markasını kullandığını veya kullanmamakta haklı sebebi bulunduğunu ispatlarsa dava kabul edilecektir. Örneğin, davacı, sonraki marka başvurusuna, önceki marka hakkı sahibinin itiraz etmesi halinde bu itirazı, markasının kullanmaması sebebiyle SMK md.19/2 hükmü gereğince reddedilmişse, bundan sonra bu marka sahibinin markasını kullanmaya başlaması, ona hükümsüzlük davası açma hakkını vermeyecektir³⁰.
Hükümsüzlük davalarında, marka başvurusuna itirazdaki kullanım def’inden farklı olarak, hesaplanacak beş yıllık sürenin başlangıcı için dava tarihi esas alınacaktır³¹.
4-Tecavüz Davasında Kullanmama Def’i
SMK md. 29/2 uyarınca markaya tecavüz davalarında, iddiaların dayanağı olan markanın kullanılmadığı def’i olarak ileri sürülebilir. Kullanıma ilişkin beş yıllık sürenin belirlenmesinde dava tarihi esas alınır. Davalının def’i hakkını kullanması ve davacının da markasını SMK’nın aradığı anlamda kullandığını ispatlaması halinde dava görülmeye devam edilecek, ispatlayamaması halinde ise dava reddedilecektir³² .
Bu makale "MARKAYI KULLANMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ" yazı serisinin birinci bölümüdür.
İkinci bölüm ilerleyen günlerde paylaşılacaktır.
ARAŞTIRMANIN TAMAMINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ
ATIFLAR:
¹ Nil Hacımustafaoğlu Şişman, Marka Hukukunda Kullanma Yükümlülüğü ve Kullanmamanın Hukuki Sonuçları, İstanbul Barosu Yayınları Fikri Mülkiyet Komisyonu 2018-2020 Faaliyet Yılı Özel Yayını s.105-107
² Ünal Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, Beta Yayıncılık, 5. Bası, İstanbul, 2012, s.459
³ Şişman, s. 108
⁴ HGK 09.02.2011 T, 2010/11-695 E. 2011/47 K. sayılı karar,Lexpera, (Erişim Tarihi 23.08.2024)
⁵ Sabih Arkan, Ticari İşletme Hukuku, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara, 25. Bası, 2019, s. 323
⁶ Selin Sert, Markanın Kullanılması Yükümlülüğü, Seçkin Yayınları, Ankara,1. Baskı, 2007, s.54
⁷ Uğur Çolak, Türk Marka Hukuku, On İki Levha yayıncılık, İstanbul, 4. Baskı, 2018, s.957
⁸ Arkan, s.324
⁹ Çolak, s.960
¹⁰ a.g.e. s.970-971
¹¹ Arkan, s.324
¹² Sevilay Uzunallı, Marka Hukuku, Ankara, Adalet Yayınevi, 2.Baskı, 2021, s.151
¹³ Çolak, s.962
¹⁴ İbrahim Bektaş, Sınai Mülkiyet Kanununa Göre Markanın Kullanmama Nedeniyle İptali- AB Adalet Divanı’nın Güncel Kararları Işığında Bir Değerlendirme, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, Cilt:17, No:2, 2018, s. 227-228
¹⁵ Çolak, s. 962
¹⁶ Arkan, s.323
¹⁷ Tekinalp, s.460
¹⁸ Türk Patent ve Marka Kurumu, Marka Kullanım İspatı Kılavuzu, s.10
¹⁹ Arslan Kaya, Kullanılmama Sebebi İle Markanın İptali Kararının Etkisi ve İptal Davasında Usul Sorunları Üzerine, Prof. Dr. Hamdi Yasaman’a Armağan, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2017, s.376
²⁰ Bektaş, s.235
²¹ Kılavuz, s.31
²² Kılavuz, s.32
²³ Arkan, s.324
²⁴ The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
²⁵ Arkan, s. 331
²⁶ Uzunallı, s.152
²⁷ Uzunallı, s. 257
²⁸ Şişman, s.115
²⁹ a.g.e, s.116
³⁰ Uzunallı, s.253
³¹ Şişman, s.117
³² Uzunallı, s.258
KAYNAKÇA
Arkan, Sabih, Ticari İşletme Hukuku, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara, 25. Bası, 2019
Bektaş, İbrahim, Sınai Mülkiyet Kanununa Göre Markanın Kullanmama Nedeniyle İptali- AB Adalet Divanı’nın Güncel Kararları Işığında Bir Değerlendirme, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, Cilt 17, No 2, 2018
Çolak, Uğur, Türk Marka Hukuku, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 4. Baskı, 2018
Kaya, Arslan, Kullanılmama Sebebi İle Markanın İptali Kararının Etkisi ve İptal Davasında Usul Sorunları Üzerine, Prof. Dr. Hamdi Yasaman’a Armağan, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2017
Sert, Selin, Markanın Kullanılması Yükümlülüğü, Seçkin Yayıncılık, Ankara,1. Baskı, 2007
Şişman, Nil Hacımustafaoğlu, Marka Hukukunda Kullanma Yükümlülüğü ve Kullanmamanın Hukuki Sonuçları, İstanbul Barosu Yayınları, Fikri Mülkiyet Komisyonu 2018-2020 Faaliyet Yılı Özel Yayını
Tekinalp, Ünal, Fikri Mülkiyet Hukuku, Beta Yayıncılık, 5. Bası, İstanbul, 2012
Uzunallı, Sevilay, Marka Hukuku, Adalet Yayınevi, 2.Baskı, Ankara, 2021
Comments