Bu makalede, evvela Avrupa Birliği (AB) hukukunun marka kullanma yükümlülüğüne dair yaklaşımını ABAD (Avrupa Birliği Adalet Divanı) içtihatları çerçevesinde inceleyeceğiz. Akabinde meseleyi Amerika Birleşik Devletleri (ABD) hukukundaki farklılıklar üzerinden ele alacağız.
1-Kullanma Yükümlülüğüne Yönelik ABAD İçtihatları
ABAD içtihatlarına göre markanın kullanılmasını emreden düzenlemelerin amacı¹ markaların ticarî hayatta başarıya ulaşmasını zorlamak veya sadece geniş çapta ticarî kullanıma ulaşan markalara hukukî koruma sağlamaktan ziyade kullanılmayan markalar nedeni ile doğabilecek uyuşmazlıkları en aza indirmektir².
AB hukukunda da iptal kararı verilebilmesi için markanın kullanılıp kullanılmadığı incelenmeli ve öncelikle üçüncü kişilerin markanın iptalini talep etmeleri gerekmektedir. Aksi halde, kullanmama nedeniyle iptal kararı verilememektedir³.
Ferdi markanın, mal veya hizmetleri birbirinden ayırmak için değil de bir garanti markası gibi kalite göstergesi olarak kullanılmasını, markanın asıl işlevine uygun kullanımı olarak kabul etmemiştir. Nitekim, bir kararda ferdi bir markanın asıl işlevinin ayırt edicilik olduğu, bu bakımdan ferdi markanın mal ve hizmetleri birbirinden ayırmak için değil de bir garanti markası gibi kalite göstergesi olarak kullanımının markasal bir kullanım sayılmayacağına dair karar verilmiştir⁴.
ABAD’ın bir kararına konu olan olayda, marka sahibi, WELLNESS isimli markasını tekstil ürünlerinde kullanmakta olup; ayrıca ürünleri alan kişilere üzerinde WELLNESS-DRINK yazılı içecekleri hediye etmektedir. Bu gibi durumlar için işaretin sadece promosyon ürünlerde kullanılmasının içecekler yönünden markanın işlevine uygun ve bağımsız bir kullanım olarak kabul edilemeyeceğine karar verilmiştir⁵.
Markayı oluşturan işaretin, ticaret unvanı veya işletme adında kullanılması, markanın kullanılması olarak kabul edilemez; çünkü bu tür kullanımlar mal veya hizmetlere değil, işletmelere ya da tacirlere delalet etmektedir. Bu bağlamda, markanın ciddi biçimde kullanılması için işaretin ticaret hayatında kullanılması yeterli görülmemekte; mal veya hizmetlerle ilgili olarak kullanılması aranmaktadır⁶.
Üstelik, şirket faturalarındaki unvanın yanına “®” işaretinin konulması da tek başına bu işaretin marka olarak kullanıldığı anlamına gelmemektedir. İşaretin marka olarak mı yoksa işletme adı veya ticaret unvanı şeklinde mi kullanıldığının tespit ederken kullanımın şekli ve ürünler üzerindeki konumu gibi hususlar önem taşımaktadır. Sözgelimi, konserve kutularının arkasında ya da altında çok küçük şekilde yer alan NATURE’S VARIETY işaretinin tüketiciler tarafından marka olarak değil; üretici şirketin adı olarak anlaşılacağı belirtilerek bu işaretin marka olarak kullanıldığı iddiası kabul edilmemiştir⁷.
Markanın bir başka marka ile birlikte kullanılması bazı durumlarda (Co-Branding) ciddî kullanım oluşturabilmektedir. Bu tür birlikte kullanımlara genellikle otomobil ya da tekstil alanlarında karşılaşılmaktadır. Hâlihazırda bu hususa ilişkin bir içtihatta lüks ayakkabı piyasasının karakteristik özelliğinin tasarımcısının adının üründe yer alması olduğuna dikkat çekilerek lüks ayakkabı markasının tasarımcıya ait marka ile bir arada kullanılmasının da markanın kullanılması olarak kabul edileceğine hükmedilmiştir⁸.
ABAD, Ansul v. Ajax davasında ciddî biçimde kullanma ile ilgili temel ölçütleri ortaya koymaktadır. Mezkur emsal davada markanın kullanılmasının ciddî biçimde kullanım sayılabilmesi için piyasadaki mal veya hizmete yönelik doğrudan ya da ilişkili bir kullanımın olması gerektiğine ve kullanımın belirli bir pazar yaratmaya veyahut mevcut pazarı korumaya yönelik olması gerektiğine hükmedilmiştir⁹.
Bununla beraber, ciddî kullanımın tespitinde marka sahibinin niyeti veya mülahazalarından hareket edilmemelidir. Bu yöndeki değerlendirmenin somut, objektif ölçütlere göre yapılması gerekmektedir. Marka sahibinin amacı markasını gerçekten ticarî hayatta kullanmak olsa bile, marka piyasaya etkin şeklide sunulamamış; yeterli zaman geçmesine rağmen işaretin tüketici nezdinde kalıcı hâle gelmesi sağlanamamış; bunun sonucu olarak da işaret mal veya hizmetlerin kaynağını gösterme işlevini yerine getirememişse ciddî kullanım bulunmamaktadır¹⁰.
Markanın faturalarda kullanılması, arama motorlarında yer alması, işletmenin kataloglarında görünmesi gibi hususlar tek başına o markanın ciddî biçimde kullanıldığı anlamına gelmemektedir. Bu tür belgelerin delil değerleri oldukça düşük olarak nazara alınmaktadır. Özellikle tarih içermeyen ve markaya göndermede bulunmayan belgeler sadece yol gösterici olup; ancak diğer delillerle desteklenmeleri hâlinde dikkate alınmalıdırlar¹¹.
Faturalardaki satış bilgilerinin, ürünler üzerindeki etiketlerle örtüşmesi durumunda bu bilgiler markanın kullanıldığına delalet olabilecektir¹². Bu kapsamda, ilaç sektöründeki tüm ilaçların her yıl eczacılık ürünlerine ilişkin özel ansiklopedilerde listelendiği; bir markanın bu ansiklopedide yer almasının başlı başına kullanıldığını göstermeyeceği belirtilmektedir¹³.
Malların sadece internet üzerinden satışa sunulduğu bir işletmede markanın internet sitesinde, çevrimiçi kataloglarda veya e-posta siparişlerinde görünmesi ise yeterli olup; satılan malların ya da ambalajlarının mutlaka markayı taşıması aranmamaktadır¹⁴.
AB Marka Tüzüğü md. 64’te markanın kullanıldığının veya kullanmama için haklı sebeplerin bulunduğunun marka sahibi tarafından ispatlanması gerektiği düzenlenmektedir. Nitekim tescilden sonraki beş yıllık hazırlık süresinde markanın kullanılmama nedeniyle iptalinin istenemeyeceği¹⁵; marka sahibinin de bu süre içinde markasını kullandığını ispat etmesi gerekmeksizin karıştırılma ihtimali yaratan yeni tescil taleplerini engelleyebileceği kabul edilmektedir¹⁶. Bu beş yıllık hoşgörü süresi Paris Sözleşmesi¹⁷md. 5/c’de makul bir süre; TRIPS m. 19’da ise üç yıl olarak öngörülmektedir¹⁸.
EUIPO Marka İnceleme Kılavuzu’na göre markayı kullanmama için haklı sebepler dar şekilde yorumlanmalıdır. Bürokratik engeller, markayla doğrudan bağlantılı olup markanın kullanımı idari prosedürlerin başarılı bir şekilde tamamlanmasına bağlı olmadığı sürece marka sahibinin isteği dışında gelişen yeterli engel niteliğinde görülmemektedir.
Örneğin, marka sahibinin şirket stratejisini değiştirip ürünlerini rakiplerinin satış kanallarında satması makul olarak ondan beklenemeyecek ya da zorunlu tutulamayacaktır¹⁹.
Bir engelin haklı sebep oluşturabilmesi için, marka sahibinin kontrolü dışında kalmasını ve bu engel ile markanın kullanılmasının olanaksız veya anlamsız kalması arasında doğrudan bir ilişkinin bulunması aranmaktadır²⁰. Uyuşmazlık konusu bir dava nedeniyle ya da iflâs sürecinin gereği olarak mahkeme tarafından markanın kullanılması yasaklanmışsa, bu karar markanın kullanılmaması için haklı sebep oluşturmaktadır²¹.
ABAD, marka sahibinin değişmesini haklı sebep olarak görmemektedir. Markanın beş yıl içerisinde ciddî biçimde kullanılması yükümlülüğü, markaya kimin sahip olduğundan bağımsız olarak uygulanmaktadır²².
ABAD bir kararında, Covid-19-Pandemi dönemindeki kısıtlamaların markayı kullanmamak için haklı sebep oluşturmayacağına hükmetmiştir. İlgili kararda, başvurucu, anılan kısıtlamalar kapsamında 79 gün boyunca markasını kullanamadığını ve bu dönem içerisinde yapılan iptal başvurusunun kabul edilmemesini ileri sürse de Genel Mahkeme bu 79 günlük sürenin kullanım ispatını gerektiren beş yıllık süre zarfında nispeten kısa bir zaman dilimi olması nedeniyle markanın kullanılmamasına yönelik haklı sebep olarak kabul edilemeyeceği belirtilmiştir. İlaveten, kısıtlamaların ilgili olduğu dönemin çoğunun düşük sezonda, yani Mayıs-Eylül ayları dışında, olması sebebiyle itiraz edilen markanın gerçek kullanımının kanıtlanması gereken tarihle ilgili olarak hukuka aykırı bir durum oluşturmadığı sonucuna varmıştır²³.
EUIPO Temyiz Kurulu tarafından verilen bir kararda resmi izin prosedürlerinin belirli şartlar altında markayı kullanmamak için haklı sebep oluşturmayacağına hükmetmiştir. İlgili kararda 29 Eylül 2011 tarihinde tescil edilen marka için 24 Temmuz 2019 tarihinde kullanmama nedeniyle iptal başvurunda bulunulmuştur. Marka sahibi tescilden itibaren hükümetin şart koştuğu teknik inceleme ve testler nedeniyle markasını kullanamadığını belirtmiştir. Buna karşılık, Kurul, gerekli resmi izin ve testlerin uyuşmazlık konusu markanın tescilinden en az dört sene sonra başladığını; gelecekte teknik inceleme ve testlerden geçmesi olası olan ürün için erken bir tarihte başvuruda bulunulmasının zorunlu olmadığı; ürün prototipin teknik inceleme için hazır olduğu tarih, izinler ve piyasaya sunum arasında geçen zamanının hesap edilmesinin marka sahibinin sorumluluğunda olduğuna ve bu durumun marka sahibinin kontrolü dışında ortaya çıkan bağımsız engel olarak değerlendirilemeyeceğine hükmetmiştir. Ayrıca, bu süre zarfında marka sahibinin örneğin, aracın piyasaya sürüleceğine ilişkin tanıtım, basın açıklaması, ön satış sözleşmesi, olası müşterilerle iletişim kurulması gibi hiçbir şekilde araçları tanıtmasının hukuken engellendiğini gösterir bir delil sunmadığını ve bu tür girişimlerle markanın kullanımının mümkün olabileceğini ama somut olayda ilgili zaman aralığında markayı kullanmaya başlama niyetine dair hiçbir emare olmadığını belirtmiştir²⁴.
AB Marka Tüzüğü md. 18/2 uyarınca bir markanın sahibinin rızası ile kullanılmasının marka sahibi tarafından kullanım olarak kabul edileceği belirtilmektedir. Lakin bu hükme göre bir lisans sözleşmesinin varlığı tek başına ilgili markanın piyasada fiilen kullanıldığını göstermez. Lisans sözleşmesi ile markanın kullanım hakkını alan lisans sahibi tarafından da markanın fiilen kullanılması gerekmektedir²⁵.
Markanın farklı unsurlarla kullanılmasının kullanma sayılıp sayılmayacağının tespitinde iki husus değerlendirilmelidir. İlk olarak, kullanılan işaretin tescilli markadan hangi yönlerden farklı olduğu tespit edilmeli ve devamında ikinci olarak ise bu farklılıkların tescilli markanın ayırt edici karakterini değiştirip değiştirmediği araştırılmalıdır²⁶. Markanın ya da markayı çevreleyen halkanın farklı renkte kullanılması²⁷, siyah beyaz olarak tescil edilen markanın renkli olarak kullanılması²⁸ hâlleri, markanın kullanımı kapsamında değerlendirilmektedir²⁹.
Marka sahibi markasının farklı hâllerini ayrı ayrı tescil ettirmiş olabilir. Hem bir şekil markasının hem bu şeklin içerisine yerleştirilen kelimenin kullanıldığı değişik formun (shaded logomark) tescil edildiği ve marka sahibinin sadece içerisinde yazı bulunan markayı kullandığı bir ihtilafta bu kullanımın da birinci şekil markasının farklı kullanımı olduğunu kabul edimiştir³⁰. Bu bakımdan, birinci şekil markasının kullanılmadığı ileri sürülerek iptali talep edilemeyecektir. Markanın farklı şekilde kullanılmasında farklı şekildeki kullanımın ayrıca tescil edilmiş olup olmaması önem taşımamaktadır³¹.
Markanın sadece belirli ürünlerde kullanılmasının o sınıfın tamamı bakımından kullanma sayılıp sayılamayacağı sınıf kapsamının geniş ya da dar olmasına göre farklı değerlendirilmektedir³². Şayet markanın tescilli olduğu sınıfın kapsamı, sınıflandırma sisteminde oldukça geniş şekilde ifade edilmiş, bu nedenle aslında çeşitli alt kategorilere ayrılmaya uygun ise (örneğin mobilyalar); markanın sadece belirli bir ürün tipinde kullanılması (örneğin sandalyeler) markanın bütün sınıf bakımımdan kullanıldığı anlamına gelmemektedir³³. Bu durumda geniş olarak ifade edilen sınıfın çeşitli alt kategorilere ayrılması ve markanın sadece spesifik olarak kullanıldığı mal ya da hizmetlerin yer aldığı alt kategori bakımından korunacağı kabul edilmektedir. Bu mesele özellikle eczacılık alanında tescil edilen ve niteliği gereği tek bir hastalığa yönelik üretilen ilaçlarda kullanılan markaların farmasötik müstahzarlar kategorisinde kullanılıp kullanılmadığının değerlendirilmesinde önem taşımaktadır³⁴.
Bununla birlikte, eğer markanın tescil edildiği sınıf zaten yeterince sınırlı şekilde ifade edilmiş ise ayrıca alt sınıflandırma yapılmaz. Bu halde markanın bu sınıfta kullanıldığından bahsedebilmek için dar kapsamdaki mal veya hizmetlerin tamamını kapsayacak şekilde kullanıldığının ispatı gerekmektedir. Ancak bu durum marka sahibinden söz konusu kategori kapsamındaki mal veya hizmetlerin ticarî hayattaki tüm çeşitlerinde kullandığını ispatlaması gerektiği şeklinde anlaşılmamalıdır. Markanın bir kategoriyi yeterince temsil eden belirli ürünlerde kullanıldığının ispatı yeterli kabul edilmektedir³⁵.
ABAD, AB hukukunu ilgilendiren bir ihtilafta kendisinden görüş istenildiği bir kararında (preliminary ruling) AB Marka Direktifi³⁶ m. 19/1 hükmü gereği markanın ciddi biçimde kullanıldığına ilişkin ispat yükünün o markanın sahibi üzerinde olduğunu vurgulasa da iptal talep eden başvurucunun da tamamen ispat yükünden kurtulmadığı; iddiasına dayanak teşkil eden olguları mümkün olduğunca somutlaştırması gerektiğini belirtmiştir³⁷.
Son olarak, ABAD, kararlarında belli ölçütleri ortaya koysa da her somut ihtilaf elbette yine kendi koşulları çerçevesinde değerlendirilmelidir.
2-Amerikan Hukukunda Farklılık Arz Eden Hususlar
ABD marka hukukunda “ilk kullanan” marka sistemi tatbik edilmektedir³⁸. Bu sisteme göre bir markayı ticari hayatta ilk kez kullanan tarafın umumiyetle aynı veya benzer markayı sonradan kullanmak isteyen kişiler üzerinde üstün hakları haizdir. İlk kullanım sistemi kapsamında, bir teşebbüs, markayı Birleşik Devletler Patent ve Marka Ofisi'ne (USPTO) kaydettirmek zorunda kalmadan yalnızca markasını ticari hayatta kullanarak marka korumasına sahip olabilir. Bununla beraber, marka sahibi markasını USPTO'ya tescil ettirerek ülke çapında korunmasını talep edebilme, “®” sembolünü kullanabilme ve markanın sahibi olduğuna dair kanuni karinelerden yararlanma gibi olanaklara sahip olmaktadır.
Buna karşılık, AB hukukunda “ilk başvuran” marka sistemini uygulamaktadır. Bir başka deyişle, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'ne (EUIPO) ilk başvuran taraf markayı ticari hayatta gerçekten kullanıp kullanmadığına bakılmaksızın sonradan markayı kullanmak isteyen kişiler üzerinde üstün haklara sahiptir. AB'deki ilk başvuran sistemi kapsamında, marka koruması talep eden teşebbüsler bir an evvel pazardaki potansiyel rakiplere karşı önceliğe sahip olmak için markalarını tescil ettirmeleri gerekmektedir.
AB ile ABD arasındaki marka inceleme sürecinde bir takım farklılıklar da bulunmaktadır. Başlıca farklılıklardan biri, EUIPO tarafından hem şekli hem de maddi açıdan marka başvuruları incelense de; USPTO çoğu zaman maddi açıdan başvuruları incelemektedir. Misal olarak, EUIPO, mal veya hizmet sınıflandırılmasının usulüne uygun şekilde yerine getirilmesi gibi şekli gerekliliklerinin karşılandığını gözetmenin yanı sıra marka tescil sürecinin teknik şartlara uygunluğunu da gözetmektedir. İlave olarak, başvurusu yapılan markanın ayırt edici olup olmadığına ve mevcut tescilli markalarla benzerliği yönünden de maddi yönden inceleme yürütmektedir. Buna mukabil, USPTO bilhassa tescil edilmek istenen markanın ayırt ediciliği ile hâlihazırda tescil edilmiş markalarla karıştırılma ihtimali bakımından değerlendirmeye odaklanmaktadır.
Ayrıca, ABD hukukunda itiraz süresi, marka başvurusunun yayınlanmasından itibaren 30 gündür ve bu sürenin altı aya kadar uzatılması mümkündür. AB hukukunda ise itiraz süresi marka başvurusunun yayınlanmasından itibaren üç aydır ve bu süre uzatılamaz.
ABD’de, marka sahibi, marka tescilinden kaynaklanan korumayı sürdürmek için markasını ticari hayatta kullanmak zorundadır. Bu gereklilik, ABD'deki marka tescil sürecinin müşterek bir özelliğidir. Teşebbüs sahipleri marka başvurusunda bulunurken markalarını ülke çapında tescil etmelerine dayanak olan hukuki sebeplerini belirtmek zorundadırlar. Birden fazla başvuru imkanı bulunmakla beraber ve teşebbüsler seçtikleri başvuru yöntemine dair tüm yasal gereklilikleri yerine getirmelidir. ABD’de marka tescil aşamasında esasen iki tür başvuru yöntemi bulunmaktadır. “Kullanıma bağlı başvuru” veya “kullanım niyetine bağlı başvuru”. Kullanıma bağlı başvuru, başvuru sahibinin markayı ilk kullanım tarihini ve ABD’de ticari hayatta ilk kullanım tarihini içermelidir. “Kullanma niyetine bağlı” başvuruda itiraz süresi sona erdiğinde markanın kullanıldığına dair delil olmalıdır veya söz konusu delili ibraz etmek için tescil sürecinin tamamlanmasından sonra altı aya kadar ek süre tanınabilir.
ABD’de temel marka mevzuatı olan Lanham Kanunu uyarınca, marka sahibi markayı üç yıllık kesintisiz bir süre boyunca ticari hayatta kullanmazsa markası iptal edilebilir. İlaveten, marka haklarını kullanabilmek için üçüncü bir kişi dava açarsa bu durumda markayı ilgili mal veya hizmetlerle bağlantılı olarak ticarette kullandığını göstermesi gerekebilir.
Avrupa Birliği'nde, bir marka sahibinin tescilden kaynaklanan korumayı sürdürmek için markasını AB içinde ticari hayatta kullanması gerekir. Bununla birlikte, tescilden sonra marka sahibinin ticarette kullandığını ispat etmesi gerekmediği beş yıllık bir hoşgörü dönemi bulunmaktadır. Bu sürenin sonunda marka ilgili mal veya hizmetlerle bağlantılı olarak kullanılmamışsa iptale karşı savunmasız olabilir. Ayrıca, ABD’nin aksine marka başvurusu veya tescili sırasında bir markanın ticari hayatta daha önce kullanılma zorunluluğu bulunmamaktadır³⁹.
Başka bir deyişle, bir Avrupa Birliği markasının, marka sahibi markayı hâlihazırda kullanmasa veya gelecekte kullanma niyeti olmasa bile mal veya hizmetler için tescil edilebilecektir. Ancak, bir AB markası art arda beş yıl boyunca kullanılmazsa, üçüncü kişiler, Avrupa Fikri Mülkiyet Ofisi nezdinde bir talepte bulunarak, kullanım yükümlülüğüne dayalı olarak iptalini talep edebilirler.
AB ve ABD sistemleri arasındaki temel fark, ABD'de marka hakları elde edilirken markanın hâlihazırda ticari hayatta fiili kullanımının çok öneme sahip olmasıdır. AB'de ise, markanın tanımlayıcı nitelikte kullanım yoluyla ayırt edicilik kazanabilmesi dışında, bu husus hiç önemli değildir. Ayrıca, AB'de bir markayı kullanma niyetiniz olmasa bile tescil ettirebilirsiniz. ABD'de ise markanın kullanıldığını kanıtlayabilirseniz tescil ettirebilirsiniz. Ayrıca ABD'de marka hakkından doğan yetkilerin kullanılabilmesi için kullanılması gerekmektedir. Her on yılda bir yapılan marka yenilenmesinde markanın kullanıldığına dair delil sunulmalıdır. AB'de ise marka tescili ve yenilemesi sadece ücret ödenmesini gerektirmektedir.
Kullanımın önemi daha esaslı bir şekilde kendini göstermektedir. Nitekim, ABD'de, tescilli markalara göre daha sınırlı yetkiler tanısa da markayı tescil ettirmeden önce sadece ticari hayatta kullanarak marka haklarını haiz olmak mümkündür. Oysaki, AB'de marka hakları sadece tescil yoluyla elde edilebilir. Öte yandan, bazı AB ülkeleri kullanıma dayalı marka haklarını tescil etse de ancak bu tür hakların elde edilmesi için istenen şartlar genellikle çok yüksektir. Bu hususta markanın kullanım tek ölçüt olmamakla beraber markanın bilinirliği ve iyi niyet de önem arz etmektedir.
Comentarios